오늘자 신문보도에 따르면 비의 소속사인 제이튠 엔터테인먼트가 금번 하와이 손해배상 평결에 대한 공식입장을 밝혔다고 합니다(관련 기사는 여기를 클릭). 비측은 그 동안 일부 언론의 보도 내용 중 사실과 다른 부분이 있음을 적극적으로 지적하고 나섰는데요, 금번 보도 내용과 관련하여 드는 몇 가지 생각들을 적어 봅니다.
우선, 금번 하와이 판결로 비의 국내재산에 대한 가압류 등의 조치가 이루어진다는 언론보도에 대하여는, 일부 언론이 마치 당장이라도 그와 같은 조치가 이루어질 것처럼 보도한 것은 분명 잘못입니다. 특히 지난 번 포스트를 통해 언급했듯이, 비에 대한 징벌적손해배상책임 부분은 우리나라법상 그에 따른 강제집행이 허용되지 않을 가능성이 매우 높습니다(이에 관한 지난 번 포스트는 여기를 클릭).
다만, 비측이 이와 같은 점을 내세워 ‘사실상 입을 피해는 미미하다’는 식으로 적극 옹호하고 나서는 모습은 그리 좋은 판단으로 보이지는 않습니다. 우선 향후 비가 헐리웃 영화 등에 출연하면서 미국에서 발생하는 수입에 대하여는 상대방측에서 얼마든지 강제집행할 수 있고 미국시장 진출을 활발히 모색 중인 비 입장에서 이 점이 불편하지 않을 수 없다는 점을 언급하지 않더라도, 위와 같은 제이튠측의 ‘공식발표’는 자칫 미국인들에게 “미국 판결 받아봤자 한국에 있는 내 재산은 건드릴 수 없어”라는 식으로 들릴 수 있고 이와 같은 점은 향후 비의 미국내 이미지와 활동에 적지 않은 부담으로 작용할 수 있기 때문이지요.
어찌되었건 비(Rain)는 이제 미국 시장에서도 꽤나 주목을 끄는 인물로 성장한 것 같습니다. 그만큼 그에 관한 기사들이 유력 일간지들에 적지 않게 보도되고 있지요. 금번 하와이 판결은 말할 것도 없습니다. 그런 상황에서 비측이 한국에 돌아와서는 “미국 판결을 도저히 이해 못하겠다”, “한국에서는 이겼는데 왜 미국에서는 지느냐”, “미국 판결은 한국에서 집행할 수도 없을 것이다”라는 식의 공식의견을 내놓았다는 점이 미국에 알려지면 비에게 좋을 게 뭐가 있겠습니까. 사실 “미국에서 벌어진 사건”에 대하여 “한국에서는 이겼다”는 말이 어디 미국인들에게 먹힐 이야기겠습니까? 자칫 한류에 대해 반감을 가지고 있는 일부 미국인들에게는 미국 사법시스템을 비하하는 발언으로 왜곡될 수도 있는 부분입니다. 이제는 비의 매니지먼트팀도 미국시장을 비롯한 해외의 반응을 충분히 고려하여 언론을 대할 필요가 있는 것입니다.
한편, 비측은 금번 패소 원인 중의 하나로 “미국과 달리 기획사가 소속 가수를 통제(control)하는 구조상의 문제에 공연판권의 하청구도에 대한 배심원의 이해 부족”을 지적하고 있는데요, 이 부분은 상당히 의미 있는 지적으로 보입니다. 그와 같은 부분에 대한 이해가 없고서는 (일부 언론에서 보도된 바와 같이) 비가 하와이 법정에서 한 “나는 공연이 취소된 이유를 알지 못한다. 내가 관여할 수 있는 부분이 아니다”라는 취지의 증언을 이해할 수 없을테니 말이지요. 아마도 그에 대한 이해가 없는 미국 배심원들에게 비의 증언은 참으로 무책임하거나 무언가를 숨기는 듯한 인상을 줄 수 있었을 테고, 바로 그와 같은 점이 비에 대한 징벌적 손해배상과 ‘사기’ 평결에 적지 않은 영향을 미쳤을 수도 있습니다.
하지만 그와 같은 지적은 금번 평결중 “사기” 부분에 대한 설명 내지 방어는 될 수 있을지 몰라도, 계약위반에 대한 뚜렷한 방어책으로는 보이지 않네요. 계약위반 문제에 대하여 비측은 “비와 JYP는 클릭 엔터테인먼트와 계약을 체결한 적이 없다”는 주장을 했는데요, 저는 그게 무슨 의미인지 이해가 안 갔습니다. 사실 지금도 정확히 모르겠습니다. 아마도 비와 클릭 엔터테인먼트, 두 이름이 같이 적혀 있는 계약서는 없다는 의미가 아닌가 싶은데요. 계약이라는 게 꼭 하나의 계약서에 같이 서명해야만 성립되는 것은 아닙니다. A와 B 사이에 체결된 계약상의 지위 내지 권리를 B가 A의 동의(사전 동의도 가능합니다)를 얻어 C에게 넘기면 A와 C사이에도 “계약관계”가 성립되는 것이지요. 비측에서 언급하고 있는 “공연판권의 하청구조”도 그와 같은 관계에서 이해될 수도 있는 대목입니다(물론 그에 관한 구체적인 사실관계는 제공되지 않아 뭐라 확언할 수는 없겠지요). 사실, 비가 클릭엔터테인먼트와 ‘계약관계’가 없었다면 무슨 이유에서 하와이까지 날아가 클릭엔터테인먼트가 주관하는 공연에 출연할 생각이었겠습니까? 비측도 하와이 공연에 출연할 ‘의무’ 자체는 인정하면서도 ‘무대설비 부족’, ‘RAIN 상표권 분쟁’등을 이유로 그와 같은 의무를 이행할 수 없었다고 항변하지 않았습니까? 이는 계약관계는 인정한다는 것과 진배 없는 것이지요.
사실 이런 의문점들에 대한 명확한 설명은 비측의 공식입장 발표보다야 판결문의 공개를 통해서 가장 분명히 이루어질 수 있을 것입니다. 하지만 신문기사를 보니 아쉽게도 금번 평결과 관련하여서는 판결문이 공표되지 않았다고 하더군요. 미국의 경우에는 우리와 달리 대부분의 소송서류들이 대중에 인터넷으로 공개되고 있습니다. (우리나라는 아직 그 단계까지는 아닙니다. 최근 대한변호사협회장으로 당선되신 분께서 국민의 알권리는 물론 사법서비스의 질 향상 차원에서 판결문의 전면적인 공개를 공약으로 내세우셨는데요, 바람직한 방향으로 생각됩니다) 혹시라도 금번 사건과 관련된 판결문이 입수되면 올려보도록 하겠습니다. (아울러 작년 비의 상표권 가처분사건과 관련된 미국 판결문도 조만간 올리도록 하겠습니다)
다음으로 일부 언론은 금번 제이튠의 발표내용을 요약하면서 “(하와이 공연 무산 건은) 국내에서 진행된 형사소송 결과 이미 무혐의 처분을 받은 사안이다”라고 보도한 경우가 있습니다(이를테면 여기). 하지만 이는 매우 잘못된 표현입니다. 비의 하와이 공연 무산 사건에 대하여는 작년에 서울중앙지검에서 무혐의처분 결정이 내려졌지, 형사소송(무죄판결)이 있었던 것은 아닙니다. 검찰이 무혐의 결정을 내렸다는 것은 법원에 기소하지 않았다는 것인데, 기소되지 않은 사건에 “형사소송결과(판결)”라는 게 있을 수가 없지요. 아마도 담당 기자분이 고소사건과 형사사건의 개념 차이를 제대로 알지 못한 것 같습니다.
비(RAIN)가 갖는 영향력 만큼이나 금번 사건을 비롯해 비(RAIN)가 미국시장에서 겪는 이런 저런 일들은 마찬가지로 미국 시장 진출을 추진 중인 여러 가수들에게 좋은 선례(?)로 남고 있는 것 같습니다. 이를테면 비의 상표권 침해 분쟁이 있은 후 가수 세븐은 미국에 상표권 등록 절차를 깔끔하게 마무리 했다고 하더군요. (물론 나중에 기사 검색을 통해 알게 된 바에 따르면 비측에서는 2005년경에 이미 상표권 등록을 추진하는 과정에서 선상표등록이 있음을 알게 되었고, 그럼에도 상표권 이슈를 해결하지 않은 채 미국시장 진출을 강행했다고 하는 기사를 본 적이 있습니다) 비 자신도 이번 사건을 통해 마음 고생이 심했을 것으로 생각됩니다. 언제나 선구자는 남들이 겪지 못한 시행착오를 겪기 마련입니다. 힘내세요, 비(RAIN)군.
© 2009 정원일 변호사. All rights reserved. Some copyrights, photos, icons, trademarks, trade dress, or other commercial symbols that appear on this post are the property of the respective owners.
Blurred Lines 
저는 미국변호사가 아니라 미국 소송절차에 대해서는 뭐라 말씀드릴 입장이 아니네요. 비의 소송에 대해서는 언론보도를 통해 접하는 게 전부이고, 그에 따르자면 ‘평결’이라고 쓰는 게 비교적 정확해 보입니다. 위 글에서 제가 ‘판결’이라는 단어를 사용한 부분은 우리나라 민사소송에서는 평결이라는 개념이 없기에 독자들의 이해의 편의를 위해 그리 쓴 것이니 오해 없으시기 바랍니다.
죄송합니다만, ‘판결’까지 나온 건가요? 위의 설명 글에서는 ‘평결’이라고도 하고 ‘판결’이라고도 해서요. ‘civil jury’의 평결이 나온 건 확실하고,, 평결이 법원의 판단을 구속하는 건가요? 민사 건에서는, 유죄냐 무죄냐의 결론만 내는 형사 건보다 법원을 더 구속하지는 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 평결을 법정에서 전달하는 날에 바로 판결 선고로 이어질 것 같지가 않습니다만.
http://iplawyer.wordpress.com/2009/04/12/비-재심-준비
<–저기서 글 읽다가 궁금해져서 찾다가 여기까지 오게 되었는데, HTY님과 일하신다(?)는 분이신가 봅니다.
Haewon Kim님께서 재작년 비의 상표권 분쟁 관련 판결문을 올려주셨군요. 좋은 자료 감사드립니다.
RAIN CORPORATION, a Nevada corporation, Plaintiff, v. JYP ENTERTAINMENT, LTD. a Korean limited company, JI-HOON JEONG a/k/a RAIN, an individual, STAR M ENTERTAINMENT, a Korean company, Defendants.
03:07-CV-00081-LRH-RAM
UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF NEVADA
2007 U.S. Dist. LEXIS 45282
June 21, 2007, Decided
June 21, 2007, Filed
COUNSEL: [*1] For Rain Corporation, Plaintiff: Michael D Rounds, LEAD ATTORNEY, Watson Rounds, PC, Reno, NV; Padma Choudry, LEAD ATTORNEY, Watson Rounds, Reno, NV US; Matthew D Francis, Watson Rounds, PC, Reno, NV.
For JYP Entertainment, Ltd., Defendant: Christopher C. Larkin, LEAD ATTORNEY, Seyfarth Shaw, Los Angeles, CA; Sunwoo Lee, Victoria Hao, LEAD ATTORNEYS, Seyfarth Shaw LLP, Washinton DC, DC US; Brad M. Johnston, Hale Lane Peek, Dennison & Howard, Reno, NV.
For Ji-Hoon Jeong, also known as Rain, Defendant: Sunwoo Lee, Victoria Hao, LEAD ATTORNEYS, Seyfarth Shaw LLP, Washinton DC, DC US; Brad M. Johnston, Hale Lane Peek, Dennison & Howard, Reno, NV.
For Star M Entertainment, Defendant: Brad M. Johnston, Hale Lane Peek, Dennison & Howard, Reno, NV.
JUDGES: LARRY R. HICKS, UNITED STATES DISTRICT JUDGE.
OPINION BY: LARRY R. HICKS
OPINION
ORDER
Presently before the court is Rain Corporation’s (“Plaintiff”) Motion for Preliminary Injunction (# 12 1 ). Defendants JYP Entertainment, Ltd., Ji-Hoon Jung a/k/a Rain (“Jung”), and Star Entertainment (collectively, “Defendants”) have filed a Response (# 19), and Plaintiff replied (# 35).
1 Refers to the court’s docket number.
I. Factual Background
This is a trademark and unfair competition [*2] action arising from Jung’s use of the word “Rain” to identify himself. Plaintiff is a Nevada corporation in the business of producing and performing musical events featuring its Beatles tribute band called “Rain.” Plaintiff has used the mark “Rain” since 1975 to identify its musical band and services. Plaintiff registered the mark “Rain” for entertainment services with the United States Patent and Trademark Office in 1988. Plaintiff has performed in approximately thirty states, most Canadian provinces, Jamaica and on international cruise ships.
Defendant Jung is a Korean singer, dancer, model, and actor. In Korea, throughout Asia, and among Asian-American fans in the United States, Jung is primarily known as “Rain.” Jung adopted the Korean name “Bi” (in Korean script), a Korean word that means “rain,” as his stage name. Since 2004, Jung has starred in several television shows broadcast throughout the world via satellite, cable, and availability on DVD. Jung began performing in the United States in February of 2004. In February, 2006, Jung held his first solo concert in the United States at Madison Square Garden. Jung has recently commenced a tour of the United States as part of his [*3] 2006-2007 world tour that began in Korea in October, 2006.
As a result of Jung’s use of the term “Rain,” Plaintiff filed this action. At this time, Plaintiff is seeking a preliminary injunction preventing Defendants from using the “Rain” mark, or any confusingly similar variation thereof, in conjunction with the sale, offer for sale, promotion, advertising, or provision of any goods or services in the United States.
II. Legal Standard
The Ninth Circuit uses two alternative tests to determine whether a preliminary injunction should issue. According to the “traditional test,” the equitable criteria for granting preliminary injunctive relief are: (1) a strong likelihood of success on the merits; (2) the possibility of irreparable injury to the plaintiffs if injunctive relief is not granted; (3) a balance of hardships favoring the plaintiffs; and (4) advancement of the public interest. Textile Unlimited, Inc. v. A..BMH & Co., Inc., 240 F.3d 781, 786 (9th Cir.2001) (citing Los Angeles Mem’l Coliseum Comm’n v. Nat’l Football League, 634 F.2d 1197, 1200 (9th Cir.1980)). In the alternative, the Ninth Circuit uses a “sliding scale” or balancing test where injunctive relief is available to a party [*4] who demonstrates either: (1) a combination of probable success on the merits and the possibility of irreparable harm; or (2) that serious questions are raised and the balance of hardships tips in its favor. A & M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004, 1013 (9th Cir.2001) (citing Prudential Real Estate Affiliates, Inc. v. PPR Realty, Inc., 204 F.3d 867, 874 (9th Cir.2000)).
III. Discussion
In its complaint, Plaintiff asserts causes of action for trademark infringement pursuant to 15 U.S.C. § 1114(a), unfair competition pursuant to 15 U.S.C. § 1125(a), and common law unfair competition and trademark infringement. The test for trademark infringement and unfair competition claims is whether the alleged infringer’s use of a mark is likely to cause confusion. M2 Software, Inc. v. Madacy Entm’t, 421 F.3d 1073, 1080 (9th Cir. 2005) (citing Cleary v. News Corp., 30 F.3d 1255, 1262-63 (9th Cir. 1994)). “The test for likelihood of confusion is whether a ‘reasonably prudent consumer’ in the market place is likely to be confused as to the origin of the good or service bearing one of the marks.” Dreamwerks Prod. Group, Inc. v. SKG Studio, 142 F.3d 1127, 1129 (9th Cir. 1998) (footnote omitted). [*5] In determining whether there is a likelihood of confusion, the Ninth Circuit has looked to the following eight non-exclusive factors: strength of the mark, proximity of the goods, similarity of the marks, evidence of actual confusion, marketing channels used, types of goods and the degree of care likely to be exercised by the purchaser, defendant’s intent in selecting the mark, and likelihood of expansion of the product lines. AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979) (citing Sleeper Lounge Co. v. Bell Mfg. Co., 253 F.2d 720, 722 (9th Cir. 1958)). However, this list of factors is not a “score-card” and the relative importance of each factor is case specific. Thane Int’l, Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 901 (9th Cir. 2002). The likelihood of confusion inquiry is inherently factual and usually requires a full record. Id. at 902; Clicks Billiards, Inc. v. Sixshooters, Inc., 251 F.3d 1252, 1265 (9th Cir. 2001).
In the case at bar, the court has carefully considered the parties points and authorities along with the evidence presented and concludes that a preliminary injunction is not warranted. The court’s preliminary analysis of the Sleekcraft factors [*6] indicates that some factors favor Plaintiff while others favor Defendants. Although Plaintiff has presented sufficient evidence to the court to demonstrate that this case raises serious questions, there is insufficient evidence to demonstrate a strong likelihood of success on the merits or that the balance of hardships tips in Plaintiff’s favor. The court reiterates, however, that the likelihood of confusion inquiry is a factual inquiry that generally requires a full record. Thane Int’l, Inc., 305 F.3d at 902. Based on the record currently before the court, it appears that the question of whether Jung’s use of the term “rain” is likely to cause confusion is ultimately a question of fact that can only be determined by a jury.
With regard to the injury asserted by Plaintiff, Plaintiff argues that Defendants use of the word “rain” in the United States will destroy its hard work and investment because it will be forced to explain to the public and music venues that Plaintiff is not the Korean “Rain.” Other than speculation, Plaintiff has provided no evidence that its hard work and investment will be destroyed. Moreover, the prevailing party in a trademark infringement action is entitled, [*7] subject to the principles of equity, to recover (1) defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. 15 U.S.C. § 1117(a). Hence, the harm Plaintiff seeks to avoid is compensable to the extent Plaintiff is successful in this litigation.
Similarly, the court finds that in assessing the need for a preliminary injunction, the balance of hardships favors Jung. If Plaintiff ultimately prevails in this action, the harm it will suffer should no injunction issue is its loss of control over the use of the mark “Rain.” See Int’l Kennel Club of Chicago, Inc. v. Mighty Star, Inc., 846 F.2d 1079, 1091 (7th Cir. 1988) (citing James Burrough, Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 276 (7th Cir. 1976)). Beyond this, Plaintiff has yet to provide evidence indicating that it will suffer any actual harm. Jung, on the other hand, is currently beginning the United States portion of his 2006-2007 World Tour. Should an injunction issue, Jung will likely incur substantial costs in communicating the name change effectively. See (Decl. of Sangbong Byun P 13.) Defendants have invested more than three million dollars in the United States portion of Jung’s [*8] world tour. Id. As part of this promotion, Defendants have prepared concert-related merchandise, such as t-shirts, hats and phone straps that would have to be withdrawn from the marketplace should an injunction issue. Id. Finally, it is certainly possible that an injunction would confuse Jung’s fans as to whether he is actually performing and cause those fans to return tickets or decline to attend Jung’s concerts.
In short, the limited evidence before the court fails to show that Plaintiff has a strong likelihood of success on the merits. Furthermore, there is insufficient evidence of irreparable harm should an injunction not issue. Nonetheless, Plaintiff has raised serious questions with respect to trademark infringement that will likely need to be decided by a jury. Despite the questions that have been raised, an injunction is not appropriate because the evidence before the court at this stage indicates that the balance of hardships favors Defendants.
IT IS THEREFORE ORDERED that Plaintiff’s Motion for Preliminary Injunction (# 12) is hereby DENIED.
IT IS SO ORDERED.
DATED this 21 day of June, 2007.
LARRY R. HICKS
UNITED STATES DISTRICT JUDGE